吉林省高级人民法院 民事判决书
(2006)吉民三终字第146号 上诉人石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司,石家庄制药集团华盛制药有限公司,石家庄制药集 团欧意药业有限公司与被上诉人张喜田,原审被告吉林省玉顺堂药业有限公司专利侵权纠纷一案不服吉 林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第36号民事判决,向本院提起上诉.本院依法组成合议庭,公 开开庭审理了本案.上诉人中奇公司,华盛公司,欧意公司委托代理人丁琛,孙京生,被上诉人张喜田 到庭参加了诉讼,玉顺堂公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼.本案现已审理终结. 原审法院审理查明:张喜田于2000年2月21日申请并于2003年1月29日取得"氨氯地平对映体的拆 分"发明专利,专利号为ZL00102701.8,至今仍为有效专利.该发明提供一个可行的拆分消旋氨氯地平的 两个(R)-(+)-和 (S)-(-)-对映体的方法,拆分用的手性试剂是酒石酸,拆分用的手性助剂是六氘代二 甲基亚砜(DMSO-d6).该专利公开了制备左旋氨氯地平的方法,由左旋氨氯地平可制造下游产品,如马 来酸左旋氨氯地平,苯磺酸左旋氨氯地平等,主要用于药物治疗高血压等症.该技术于1998年10月被立 为中国科学院"九五"重大项目,由该技术生产产品2001年5月被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产 品,2001年6月被国家计委列为国家高技术产业发展项目.1999年3月,张喜田担任经理的吉林省天风制 药有限责任公司获准生产苯磺酸左旋氨氯地平.美国辉瑞研究与发展公司于2001年6月在国家知识产权局 获得"由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体"发明专利授权,该专利同样为拆分氨氯地平对映体的 方法专利.上述两项专利是我国制造左旋氨氯地平的方法专利,在此之前没有制备左旋氨氯地平的工业 技术.诉前,上海专利商标事务所对"左旋氨氯地平"专利及状态进行检索,结果表明,除张喜田和美国辉 瑞公司外,没有其他申请人或权利人具有制造左旋氨氯地平的方法专利. 马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发,马来酸左旋氨氯地平(原料药)由 华盛公司生产,马来酸左旋氨氯地平片(终端产品,商品名"玄宁")由欧意公司生产并销售,以上三公司同 属石药集团,各自为独立法人.2004年,石药集团在其网站对"玄宁"投放市场进行宣传.通过国家食品 药品监督管理局和药品评审中心网页查询,结果为国内生产左旋氨氯地平的产品为华盛公司,欧意公司 生产的马来酸左旋氨氯地平及左旋氨氯地平片和张喜田生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地 平片. 针对中奇公司,华盛公司,欧意公司提供的专利申请文件,张喜田向原审法院提出鉴定申请,要求 对该发明专利说明书中记载的化学药物氨氯地平的药物拆分方法进行实验检验.原审法院依法委托法源 司法科学鉴定中心进行鉴定,鉴定结论为:"在相同条件下,采用发明专利说明书中公开最充分,且对映 体过量最高的实施例1中描述氨氯地平药物生成方法进行实验,实验结果与其说明中表述在对映体过量方 面存在重大差异,使用该发明专利CN1609102A提供的化学方法,本实验不能达到拆分氨氯地平的目 的."鉴定结论送达后,原告与被告未在法定期限内提供书面异议. 原审法院总结本案争议焦点是:第一,本案原告要求保护的专利是否新产品的方法发明专利;第
二,原告要求保护的专利是否延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及左旋氨氯地平片;第三,三被告研 制,生产的马来酸左旋氨氯地平技术是否落入原告的专利保护范围;第四,中奇公司开发研制行为是否 构侵权. 原审法院认为:(一)原告的发明专利证书经国家合法授权,原告拥有的"氨氯地平对映体的拆分"专利 权合法有效,应受到法律保护,原告专利应为新产品的制造方法发明专利.《中华人民共和国专利法》 第五十七条第二款规定:"专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个 人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;"关于"新产品"的界定,我国没有相关规定,应为在 原告专利产品之前,国内市场上没有上市的产品.根据国家食品药品监督管理局和药品审评中心网页公 布的有关"左旋氨氯地平"专利及法律状态的检索结果,目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地 平及苯磺酸左旋氨氯地平片及被告欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片,此 外没有其他左旋氨氯地平的药品,而原告产品早于被告产品上市.虽然美国辉瑞研究与发展公司在国家 知识产权局得到"拆分氨氯地平对映体的方法"发明专利授权,但其产品尚未在中国上市.另外,从被告提 供的审查意见通知书及答复,可以认定原告的左旋氨氯地平产品于2001年5月被国家经贸委认定为2001 年度国家重点新产品,2001年6月被国家经贸委评为"九五"国家技术创新优秀项目奖,被告虽然认为原告 的产品不是新产品,但是未提供充分证据反驳.综上,在原告左旋氨氯地平产品上市之前,没有相同的 产品在我国国内市场出现,原告的左旋氨氯地平产品应为新产品.(二)原告的"氨氯地平对映体的拆分"方 法发明专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片.左旋氨氯地平作为一 种化合物,本身并不能成为直接供消费者消费的产品,其必须与马来酸,苯磺酸等经过成盐工艺制出, 原告的专利技术为左旋氨氯地平的拆分方法,依据该方法不能直接得到产品,而左旋氨氯地平化合物与 马来酸,苯磺酸等经过成盐工艺成马来酸左旋氨氯地平,苯磺酸氨氯地平后才真正成为产品,所以上述 产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品.中奇公司研制了马来酸左旋氨氯地平;华盛公 司生产了马来酸左旋氨氯地平(原料药);欧意公司生产,销售的终端产品马来酸左旋氨氯地平片-"玄 宁",为马来酸左旋氨氯地平的片剂形式,其实质仍为左旋氨氯地平产品形式.(三)被告中奇公司,华 盛公司,欧意公司有责任提供证据证明其生产左旋氨氯地平方法不同于原告的专利方法.依据《中华人 民共和国专利法》第五十七条第二款规定,本案中,被告应提供其产品马来酸左旋氨氯地平片制造方法 不同于原告专利方法的证明.庭审中,中奇公司提供了其专利申请文件,认为被告使用其专利申请文件 中记载的方法生产马来酸左旋氨氯地平及马来酸左旋氨氯地平片.经原告申请对该专利申请文件中记载 方法进行鉴定,原审法院委托法源司法鉴定中心进行鉴定,鉴定结论为根据该方法不能达到拆分氨氯地 平的目的.被告辩称:关于鉴定结论,原告是在庭审结束后提出的,超过了举证期间;本次鉴定是已经 授予专利权的专利技术,对该专利应由国家专利复审委员会做出,本次鉴定超出了专利权的诉讼范围; 鉴定机构的选择不合适,本次的鉴定机构不具备鉴定资格;另外,司法鉴定文书鉴定思路存在逻辑性错 误,专利技术是否真实,是无法通过有限次的科学实验而得出的.原审法院认为,中奇公司在庭审中提 供其专利申请文件,而原告对此反驳而要求鉴定,应予准许;国家知识产权局授予专利权并不进行实验 验证;国家专利复审委员会复审与司法裁决是不同的程序;鉴定机构的选择符合法定程序.综上,被告 的辩解无事实和法律依据,不予支持.《中华人民共和国专利法》第十一条规定:"发明和实用新型专利

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